Unieważnienie unijnego znaku towarowego „Big Mac” z uwagi na brak wykazania jego rzeczywistego używania

Brak wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego może skutkować jego unieważnieniem. Przekonała się o tym firma zarządzająca znakami towarowymi sieci fast-food McDonald’s.

W ramach szerszego sporu toczącego się pomiędzy McDonald’s a irlandzką siecią Supermac’s został złożony wniosek o unieważnienie unijnego znaku towarowego „Big Mac” zarejestrowanego na rzecz McDonald’s od 1996 r.

Znak był zarejestrowany dla trzech klas towarów i usług:

• klasa 29 – żywność przygotowywana z mięsa, wyroby wieprzowe, rybne i drobiowe, kanapki z mięsem, kanapki z wieprzowiną, kanapki z kurczakiem, przetwory z gotowanych owoców i warzyw, jajek, sera, mleka, produktów mlecznych, pikli, desery;
• klasa 30 – kanapki, kanapki mięsne, kanapki z wieprzowiną, kanapki z rybą, kanapki z kurczakiem, biszkopty, chleb, ciasta, ciastka, czekolada, kawa, substytuty kawy, herbata, musztarda, płatki owsiane, ciastka, sosy, przyprawy, cukier;
• klasa 42 – usługi dostarczane do lub związane z prowadzeniem i franczyzą restauracji i innych obiektów oferujących żywność i napoje gotowe do spożycia i zakupu w obiektach podjazdowych; przygotowywanie posiłków na wynos; projektowanie takich restauracji i obiektów dla innych; budowa lub doradztwo przy budowie restauracji dla innych.

Urząd ds. Własności Intelektualnej UE (w skrócie EUIPO) w pierwszej instancji uwzględnił wniosek w całości, stwierdzając, że McDonald’s  nie wykazał rzeczywistego używania znaku.

Natomiast w drugiej instancji w decyzji z 14 grudnia 2022 r. EUIPO uznał, że znak należy unieważnić jedynie częściowo, a rejestracja powinna zostać zachowana co do następujących klas towarów:

• klasa 29 co do żywności przygotowywanej z mięsa i wyrobów drobiowych, kanapek z mięsem, kanapek z kurczakiem;
• klasa 30 co do kanapek, kanapek z mięsem, kanapek z kurczakiem;
• klasa 42 co do usług dostarczanych do lub związanych z prowadzeniem restauracji i innych obiektów oferujących żywność i napoje gotowe do spożycia i zakupu w obiektach podjazdowych; przygotowywania posiłków na wynos.

W wyroku z 5 czerwca 2024 r. w sprawie T-58/23 Sąd UE zmienił decyzję EUIPO i unieważnił znak towarowy „Big Mac” w całości.

Sąd uznał, że McDonald’s nie wykazał rzeczywistego używania znaku w odniesieniu dla towarów „kanapki zawierające kurczaka”, „żywność przygotowywana z wyrobów drobiowych” i usług „dostarczanych do lub związanych z prowadzeniem restauracji i innych obiektów oferujących żywność i napoje gotowe do spożycia i zakupu w obiektach podjazdowych; przygotowywania posiłków na wynos”.

Przedstawione przez McDonald’s dowody takie jak oświadczenia dotyczące sprzedaży kanapek „Big Mac” we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, przykładowe opakowania kanapek, broszur reklamowych i menu restauracji, wydruki z lokalnych stron internetowych czy wpis na temat kanapki „Big Mac” z portalu Wikipedia, zostały uznane za niewystarczające do wykazania koniecznej przesłanki rzeczywistego używania znaku w okresie 5 lat po jego rejestracji.

Przebieg postępowania w sprawie znaku  towarowego „Big Mac” i jego wynik pokazuje, jak istotne są kwestie dowodowe w postępowaniu dotyczącym rzeczywistego używania znaków. Ciężar dowodu spoczywa wówczas na uprawnionym do znaku. Brak przedłożenia odpowiedniego materiału dowodowego dokumentującego rzeczywiste używanie znaku dla określonych kategorii towarów i usług – nawet w przypadku, gdy znak jest powszechnie kojarzony – skutkować może utratą ochrony.

Praktykowana przez wiele firm strategia rejestracji znaku w wielu klasach może okazać się nieskuteczna, jeśli nie będzie możliwe udowodnienie, że znak rzeczywiście jest używany do oznaczania danych towarów czy usług.

• wyrok Sądu (UE) z 5 czerwca 2024 r., sprawa T-58/23